Artigo: Harmonização com Protocolo de Madri

Mariana Valverde*

21 de setembro de 2019 | 05h00

Com recém-publicadas duas novas resoluções pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sobre processamento de pedidos de registro de marca, deu-se início à efetiva harmonização dos procedimentos do país às designações do Protocolo de Madri, tratado internacional assinado em 1991, em vigor desde 1998, pelo qual uma empresa não precisa mais registrar sua marca em cada um dos países para onde exporta.

Análise do conteúdo das medidas indicam que se garantirá maior eficiência no processamento dos registros. A Resolução INPI/PR nº 245/2019 é a que disciplina o regime de cotitularidade em registro de marca. Até então, o INPI, quando do protocolo do pedido de registro de marca, somente permitia a indicação de um único titular por processo de registro. Tal limitação era um óbice, sobretudo para pessoas físicas e profissionais autônomos que se uniam para desenvolvimento de projetos em comum, sem necessariamente abrir uma empresa.

A mesma dificuldade era encontrada nas parcerias entre duas ou mais pessoas jurídicas no desenvolvimento e/ou lançamento de uma marca de produto ou serviço conjuntamente.

Nesses casos, era necessário estabelecer a cotitularidade em um instrumento particular entre as partes envolvidas e proceder o pedido de registro perante o INPI em nome de apenas uma delas, que figurava como titular perante terceiros.

Com a entrada em vigor da Resolução, a partir de 9 de março de 2020, já será possível realizar o peticionamento eletrônico de processos constando cotitulares, bem como regularizar pedidos realizados anteriormente em nome de apenas um titular. Por certo, essa medida trará maior conforto e transparência para as relações de parceria no desenvolvimento de produtos e serviços.

Ressalta-se que a referida resolução não liberou os cotitulares da comprovação de que estão aptos a exercer efetivamente a atividade relativa ao produto ou serviço reivindicado no pedido de registro.

Já a Resolução nº 244/2019 inseriu a possibilidade de divisão de registros ou pedidos de registro de marca. Essa divisão será extremamente útil, já quer o INPI adotará, em virtude da adesão ao Protocolo, o sistema multiclasses, onde será possível realizar apenas um pedido de registro incluindo classes diversas. Atualmente é necessária a abertura de um processo por classe.

Desta forma, em caso de sobrestamento do pedido pelo INPI em razão de eventual anterioridade ou possível colidência em uma determinada classe, o pedido poderá ser desmembrado, ficando sobrestada a classe indicada e seguir normalmente em relação as demais classes.

Essa divisão também permitirá a transferência de titularidade e a segmentação de parte dos produtos ou serviços contidos na especificação de uma mesma classe.

*Mariana Valverde, sócia de Moreau Valverde Advogados

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