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14/09/2021
Empresas recorrem à Justiça para proteger identidade visual da marca
Pesquisa mostra que ações sobre o tema no TJ-SP aumentaram 25% em um ano
Por Gilmara Santos — De São Paulo
13/09/2021 05h01 Atualizado há um dia
A proteção da identidade visual das marcas, o que também é chamado de “trade dress”, tem levado um número crescente de empresas ao Judiciário. Muitas vezes, o consumidor nem olha o nome da loja, mas decide entrar pela aparência da fachada. Ou é atraído pelo layout do produto.
Em 2020, o número de processos sobre o tema no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), onde se concentram tais disputas, aumentou em 25%. A constatação é do levantamento da professora Kone Cesário, vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). De acordo com a pesquisa, as ações no TJ-SP saltaram de 204 para 254 no período de um ano. Em 2021, já foram contabilizados 150 processos.
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O mais comum é o Judiciário determinar que a empresa pare de usar a identidade visual da outra, segundo Kone. Mas ela lembra que a “cópia” pode levar ao dever de indenização, além de ser crime. Conforme a Lei nº 9.279/1996 (artigo 195, inciso III, d), comete concorrência desleal quem “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”. A pena prevista é de detenção de três meses a um ano ou multa.
No TJ-SP, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial considerou que houve concorrência desleal da marca Benecler, de medicamento para distúrbios hepáticos, por uso do mesmo trade dress do Epocler (apelação cível nº 1089875-67.2014.8.26.0100).
“A ré se abstenha de fabricar, vender, expor à venda ou manter em estoque o produto da marca Benecler, que viole o conjunto-imagem da autora, e assim, reproduza ou imite o formato do flaconete com tampa circular amarela e/ou a cor azul dos dizeres da embalagem”, diz a decisão.
Também determina a retirada dos produtos do mercado em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 10 mil ao limite de R$ 500 mil. Além disso, a empresa foi condenada à indenização por danos materiais, cujo valor será definido na liquidação de sentença.
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No ramo dos cosméticos, a Jequiti, que integra o Grupo Silvio Santos, foi condenada a indenizar a Natura pelo uso indevido da expressão Erva Doce, registrada pela Natura, e de outras denominações de sua propriedade. Além da reprodução indevida das marcas, a Natura alegava que a Jequiti usava identificação e grafia extremamente semelhantes às empregadas por ela, especialmente com relação à disposição visual dos elementos nominativos.
Nesse caso, o TJ-SP condenou a Jequiti a se abster de utilizar as marcas registradas pela Natura devido à violação de trade dress. O caso já chegou à instância superior. A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou que houve concorrência desleal na tentativa de confundir o consumidor e, além da abstenção de uso de marca, condenou a empresa à reparação dos danos (REsp 1.527.232).
Outra disputa originária do TJ-SP que também já chegou ao STJ foi analisada pela 3ª Turma da Corte. Os ministros negaram recurso especial para a Posdrink, que tinha embalagem semelhante a do medicamento Engov (Resp nº 1.843.339).
No processo, a Posdrink argumentou que é o nome e não a embalagem que diferencia seu produto. A ministra Nancy Andrighi considerou, porém, que não se trata da simples utilização das mesmas cores, mas da imitação de todo o aspecto visual da embalagem do produto.
“O fato de o Engov ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário”, disse a relatora.
Segundo o levantamento da professora da UFRJ, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) a quantidade de novos casos sobre trade dress ficou estável entre 2019 e 2020, com 16 processos em cada ano. Em 2021, o tribunal fluminense registra nove ações.
É no TJ-RJ que, no dia 15, será julgado um polêmico processo sobre o tema envolvendo as marcas BMW e Lifan. A montadora alemã alega concorrência desleal por imitação do trade dress do carro Mini Cooper (nº 0253847-71.2013.8.19.0001).
Em primeira instância, foi concedida liminar mandando a Lifan se abster de comercializar o carro. O TJ-RJ suspendeu a decisão e uma sentença manteve a abstenção de uso do conjunto visual do carro mini.
“O mais interessante é que o carro da Lifan sequer está no mercado hoje, após nove anos sem uma decisão definitiva. Há uma insegurança jurídica enorme no tratamento do trade dress por meio judicial porque os processos demoram”, destaca a professora Kone Cesário.
Empresa concorrente que atua no mesmo segmento e utiliza palavras, cores e imagens quase idênticas às usadas por outra firma pode levar à confusão dos consumidores, caracterizando a concorrência desleal. Com esse entendimento, a 3ª Vara Cível de Ceilândia (DF) determinou que uma drogaria pare de usar marca figurativa que seria cópia da registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pela rede de Drogarias Pacheco. Também vedou a cópia do trade dress da rede: loja, site e mídias sociais (processo nº 0714375-52.2021.8.07.0003).
“A imitação se aproveita do investimento feito por anos para a construção de identidade visual, que é composta pelo conjunto de cores, forma de disposição das imagens, mensagens, sensações e aparência, que juntos criam uma conexão com o consumidor”, explica a advogada Mariana Valverde, do escritório Moreau Valverde Advogados, que representa a Drogarias Pacheco.
O posicionamento do Judiciário é importante para o mercado porque a legislação brasileira não prevê proteção específica ao trade dress. A advogada Fernanda Picosse, sócia da Iplatam Marcas e Patentes, destaca que, apesar de não existir um registro de trade dress no Brasil, o conjunto-imagem não deixa de formar a característica de um produto.
Para a professora Kone Cesário, o ideal seria que o INPI fizesse o registro de trade dress, como já ocorre em outros países. “Na América Latina, apenas Brasil e Venezuela não têm essa previsão legal”, afirma.
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Segundo ela, a falta de regulamentação do registro no Brasil acaba levando a um número elevado de processos judiciais. “E uma imensa insegurança jurídica porque as empresas lançam seus produtos sem ter a certeza de que há outra [identidade visual] similar no mercado ou se o concorrente vai achar similar e as processará”.
De acordo com a assessoria de imprensa do INPI, não há nada previsto sobre trade dress, por enquanto, no órgão.
Procuradas pela reportagem, a farmacêutica Brasterapica (responsável pelo Benecler), a Lifan, a BMW Group Brasil e a Natura não comentaram. Por meio de nota, a Hypera Pharma disse que iniciou os processos judiciais “na defesa de seu direito de proteger a autenticidade de suas propriedades intelectuais, dentre elas Engov e Epocler, marcas consolidadas no mercado brasileiro”.
Já a advogada Ana Paula de Almeida Prado, responsável pelo departamento jurídico e de compliance do Laboratório Catarinense, explica que o produto Posdrink não continua no mercado e as partes chegaram a um acordo. A Jequiti não foi localizada até o fechamento desta edição.